淺談以先前技術抗辯專利侵權（下）

（作者：王瓊忠，本所國內事務部經理）

肆、先前技術之於專利制度

以下介紹先前技術阻卻與其他專利制度的關係，其中，在制度比對方面，包括與禁反言原則及先使用權之關係探討；在證據援用方面，則對作為阻卻用的先前技術與先申請案、被重複授權專利及再發明專利的關係說明於後。

一、與禁反言原則的關係

於專利侵權訴訟中，為求最有利且有效的抗辯，被告宜清楚認知先前技術阻卻與禁反言原則在各方面的差異點，以便提出最適當的主張：

(一)抗辯手段：

先前技術阻卻的主張，須待被告提出，法官始予審理，被告未主張時，法官沒有責任主動檢索先前技術並援引之，就被告而言，先前技術阻卻是一種消極性的抗辯手段；相對禁反言原則的適用雖也是一種抗辯手段，但本文認為不應是消極性的，因系爭專利內容的變更將導致權利發生變化是一事實，且涉及公眾利益，基於公平性之維護，法官應依職權調查事實，並主動進行禁反言原則的判斷。

(二)舉證責任：

因先前技術阻卻與禁反言原則的適用皆為有利被告，因此其等舉證責任應由被告負責。不同的是，被告主張先前技術阻卻並提出證據後，專利權人應負說服責任；而被告主張適用禁反言原則時，專利權人必須說明的是其修正申請專利範圍的理由，若無法確知修正理由，則推定係為克服先前技術之核駁，惟專利權人得提出反證予以推翻。

(三)證據來源：

先前技術阻卻是以屬於外部證據的先前技術以進行抗辯；禁反言原則是以屬於內部證據的申請歷史檔案作為抗辯用。兩者之舉證來源不同。

二、與先使用權的關係

先使用權（prior use right）的主張與先前技術阻卻的主張，是最容易被混淆誤用的，該二者雖同屬防禦方法的一種，但其等仍有以下的差異：

(一)抗辯目的不同：

先使用權制度的設計係為彌補專利授予採先申請主義而生之不足面，在一定程度上具有保護先發明人的利益及促進發明技術實用化的作用；而先前技術阻卻的適用目的則在於保護社會公眾的利益，維持專利權人與社會公眾之間的利益平衡。

(二)技術公開程度不同：

被告依專利法規定主張先使用權時，只要證明自己是在系爭專利申請日之前已開始使用相同技術，或已完成必要之準備時，即可免去侵權之責。前述「已完成必要之準備」意味可作為主張先使用權抗辯依據的技術可能是未公開的先前技術；至於適用先前技術阻卻的技術，則必須是在系爭專利申請日之前已公開的先前技術。

(三)抗辯成立之證據作用不同：

被告主張先使用權抗辯成立時，系爭專利不受抗辯成立之證據影響而失其有效性；以先前技術阻卻侵權成立時，其證據雖同樣不影響系爭專利的有效性，但不可否認的是，任何人再以該先前技術作為主張專利無效的證據時，相信其對專利的有效性威脅程度大於用在主張先使用權的證據。

(四)依據不同：

主張先使用權以抗辯侵權，乃依據我國專利法第57條第1項第2款之規定；而主張適用先前技術阻卻侵權者，則是依據現行「鑑定要點」的規範。

三、與在前專利的關係

援引他人申請在先的專利（下稱「在前專利」）作為先前技術，對申請在後的系爭專利進行侵權抗辯時，若在前專利與系爭專利相同或近似時，可否作為先前技術以抗辯侵權。關於此點，本文擬從被告實施技術是否取得在前專利權人同意，及在前專利的獲准公告時點，以探討該在前專利與先前技術阻卻的關係。

(一)被告實施技術是否取得在前專利權人同意

此議題有正反意見之爭，所爭者在於應否以在前專利權人同意被告實施與否，據以認定其可否作為阻卻侵權使用的先前技術，其中：

認為被告未經在前專利權人同意而實施其技術時，該在前專利即不得作為先前技術阻卻侵權的證據。其所持理由為：先前技術阻卻的適用，是謀求實現公平而允許採用的一種抗辯手段，如果同意被告可據作抗辯證據，無疑是認可被告可在未經同意許可的情形下實施他人的在前專利技術，如此將對在前專利權人不公平，亦不符合公正要求。

認為被告縱使未經在前專利權人同意而實施其技術時，該在前專利仍得作為先前技術阻卻侵權的證據。其所持理由有：

1.不論在前專利權人是否知悉被告援引其（在前）專利作為侵權抗辯用，基於民事訴訟採不告不理原則，只要在前專利權人未採取侵權救濟，法院不應審理另一侵權事件，且法院是基於在前專利存在的事實，而同意被告以之作為抗辯證據，並不代表法院同意被告可以侵害在前專利。

2.被告援引在前專利作為侵權抗辯的先前技術時，無異等於間接承認自己亦侵害在前專利，此情形得作為在前專利權人日後對之提出控告的證明證據。

3.被告未來有可能獲得該在前專利權人的授權或雙方共同合作。

基於上述說明，本文贊成在前專利可作為先前技術阻卻的證據，理由是：經公告的在前專利技術在未被授權的情形下，雖不得被「自由實施使用」，但仍為他人得「自由參考使用」，於侵權訴訟中，被告所援引的在前專利是作為證據參考使用，至於其實施行為與在前專利權人之間的問題，應屬另一訴訟戰場。

(二)在前專利的獲准公告時點

所述在前專利，依其獲准公告日相對系爭專利的申請日將有先獲准與後獲准之分，茲分述如下：

1.在前專利的獲准公告日在系爭專利申請日之前

此情形下的在前專利業經公諸於世，本就構成可用以對抗侵權主張的先前技術，且其可用資訊不以申請專利範圍所載內容為限，包括專利說明書及圖式所揭露者皆可。惟值得注意的是，若在前專利是系爭專利申請審查過程中的參考文獻，且經專利專責機關審查認定不影響系爭專利的可專利要件，卻於司法審判中，經被告提出作為阻卻侵權的證據，並為判決阻卻成立時，勢將產生行政審定與司法審判的衝突。對此，本文認為法院於審理時，應尊重職司該項業務的專利專責機關的專業審查結果才是，如仍有疑義，當可命專利專責機關參加訴訟並表達意見。

2.在前專利的獲准公告日在系爭專利申請日之後

該情形所衍生問題在於：該在前專利未經公開在先的程序，是否可作為阻卻侵權用的先前技術。依目前的司法判決認為，系爭專利申請日之前未為公開或公告，屬於申請階段而未為公眾所能得知狀態的在前專利，為不適格的先前技術。

對此，本文認為，我國專利法既明訂申請在先而公開或公告在後的專利申請案能使後申請案喪失新穎性（即擬制新穎性），為何在先前技術抗辯侵權的過程中卻被排除，令人不解。有鑑於此，本文支持在此情形下的在前專利是可以作為先前技術並阻卻侵權的證據，理由是：在前專利有確切的專利申請日以茲證明其技術產出日早於系爭專利的申請日，前述情形是不可抹滅的事實，為免徒增爭議，實宜將擬制新穎性的概念納入「鑑定要點」，以彌補現行「鑑定要點」制定之不足。

四、與被重複授權專利的關係

所謂「被重複授權專利」，係指申請在後且申請專利範圍所載技術相同，因重複提出申請且被授予專利權者。於侵權訴訟中，若以申請日為劃分，則先申請者（即前述定義之在前專利）相對後申請者（即被重複授權的專利）而言將構成先前技術。若原告專利是被重複授權專利，則被告提出在前專利作為先前技術抗辯時將不構成侵權；反之，若原告專利是在前專利，而被告係依重複授權專利的技術而實施時，法院將判定被告侵權，且不允許被告以自己亦擁有專利權來進行抗辯。

較特別的是，若在前專利是被告自己的專利，且係申請在先而於原告專利申請後始公開時，此情形不僅與原告之專利權範圍形成抵觸，更衍生可否以自己的（在前）專利進行抗辯之問題。本文認為，侵權的判斷，不該因專利權人有別而有不同的處理方式，且若依我國目前的處理方式必須透過舉發程序以釐清雙方專利權的有效性或申請專利範圍時，將有違訴訟經濟原則，因此，被告是可以逕為主張其實施技術為自己的在前專利以抗辯不侵權，無須待舉發程序以解決問題。

五、與再發明專利的關係

原告所擁有的專利係基於他人已取得專利之技術再予改進，且包括他人專利的主要技術內容時，即構成我國現行專利法第78條所規定之「再發明專利」，他人專利稱為「原專利」（或稱基礎專利）。在此情形下，當被告以所實施技術是原專利而作為抗辯時，若經審查屬實，應認定被告主張之先前技術阻卻成立。惟，前述阻卻成立的前提是：實施再發明專利技術時將侵害原專利，然而，依我國專利法第78條第1項所定義的「再發明」，只須達到利用他人發明或新型的「主要」技術即可，非「全部」技術內容，而在「鑑定要點」規範侵權之前提必須符合全要件原則的情形下，擬於判定實施再發明專利技術者侵權，似將產生矛盾，對此，有學者建議專利法第78條第1項有關再發明的定義宜修正為利用他人發明或新型之「全部」技術內容者，藉以符合全要件原則之要求。

伍、判決簡評——代結論

上述對於先前技術與專利侵害，及先前技術與專利制度之間的關係說明與介紹，相信對於先前技術阻卻侵權的適用已提供有明確的輪廓可資參考，以下復對題述判決提出本文意見：

法官在題述判決得心證的理由中，是先行排除系爭產品文義侵害系爭專利的部分，再逕以系爭產品未文義侵害系爭專利的部分直接與先前技術的對應技術特徵進行比對。簡言之，系爭專利的構成是包括A+B+C+D（即對應判決附表編號1至4的內容），系爭產品的構成包括有A+B+C+D’，而先前技術（即該259號專利）所揭露構成要件是A+B+C’+D’。法官先是刪去系爭產品與系爭專利重疊的A+B+C部分，再經比對系爭產品的D’與先前技術的D’是相同的，據以認定有先前技術阻卻的適用。

針對上述判決理由，本文認為法官未就系爭產品與先前技術進行「整體比對」，有違先前技術阻卻侵權的基本內涵及「鑑定要點」的教示，且法官只對抽離後剩餘技術（即D’）進行「個別比對」的操作方式，顯然過於簡化而不利於專利權人。縱使法官是以「簡單組合」的方式推得系爭產品有先前技術阻卻的適用，但，在判決文中未見法官說明捨棄系爭專利的D及先前技術的C’之心證，亦未見說明如何將系爭專利的C與先前技術的D’予以組合而推得系爭產品的C+D’。是以，「簡單組合」的操作不易，且其判斷方式容易因潛藏個人主觀意識在內，使得認定標準不一而有損及專利權人權益之虞。

爰此，本文提出以類似新穎性判斷的標準取代既有過與不及的規範，即，限定「單一」先前技術與系爭對象進行比對，且判斷標準容許有「差異僅在於文字的記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵」、「差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念」或「差異僅在於參酌引證文件即能直接置換的技術特徵」，藉此以使訴訟雙方能平衡地站在天秤的兩端，即在判斷要求上不偏頗任何一方。依此建議，則題述判決中的系爭產品再與先前技術重新比對後，或將獲得不同的比對結果，甚至有改變判決的可能。故，如何賦予先前技術阻卻一個更具公平性的比對判斷方式，實屬重要的課題，尤其是在被告可用以對抗侵權主張的先前技術已越來越多的當下。

其次，題述判決對於先前技術阻卻的適用時機，仍在均等侵害成立之後。惟此比對順序在有阻卻成立的情況下，將出現廢棄有關均等侵害的一切論述，而此一前功盡棄的情形即是造成法官審理負擔加重的原因之一。爰此，本文認為可主張先前技術阻卻的時機不應被限制於均等侵害成立之後。或有論者將謂：棄守現行鑑定流程，將與適用先前技術阻卻之目的在於限制專利權均等範圍擴張的精神相違背。對此，本文的意見是何必先設前提再自我設限，本文所持理由為：先前技術阻卻的目的在於透過比對系爭對象與先前技術之間的關係，進而抵禦系爭專利權的行使而已，其比對結果不應受到系爭對象與系爭專利的關係究為文義侵害或是均等侵害所影響；又，原告基於專利權的存在而享有請求排除、防止侵害及賠償損害等權利，於同一訴訟程序中，若排除被告可依專利法基本法理所提出抗辯的權利，將使得訴訟雙方在訴訟地位上產生不平等，故基於訴訟公平性，被告應享有不受任何前提限制的抗辯權。

再者，就禁反言原則與先前技術阻卻適用的問題而言，原審將系爭專利說明書中本有記載申請案號第79204185號專利（即題述判決中的先前技術——公告第176259號專利）認定為原告已排除事項，並以系爭產品適用禁反言原則而宣判不侵權的情形，顯然有誤解禁反言原則的立意，因該第79204185號專利技術並非系爭專利在申請過程中因補充、修正或更正等情形所排除的事項，亦非專利權人欲復奪的權利，其僅是一個有關先前技術的說明而已，故，原審前述判決理由誠如上訴審所指出有不當。