論我國之禁止重複授與專利權（上）

（作者：王瓊忠、詹炳耀，刊載於 96.07 智慧財產權月刊103期；其中王瓊忠為本所國內事務部經理）

壹、前言

依我國現行專利法第 31 條之旨意，有同一發明被重複提出申請時，僅得將專利權授予最先申請者。此係為避免同一發明被授予二個專
利權時，將使得一般公眾難以遵循，進而影響交易秩序。上述”同一發明被重複提出申請”即為所謂之「一案二請」，其情形除了可見於不同人同時或先、後提出申請外，亦常見於同一人同時或先、後提出申請。對於不同人分別提出申請之情形尚屬可解釋範圍，但為何於實務上仍有同一人在現行法規明定不可之情形下，願支付更多費用而將其發明重複提出申請 ? 究其原因，除了因專利制度的差異外，可理解的是申請人為積極確保其技術獲得最有利的保護而不得不選擇的取巧策略。
近來，對於是否開放一案二請，為目前專利法修正的議題之ㄧ，該議題所討論者，非指申請程序上的一案二請，而係一案二請之後的法律上效果，尤指同一人所為一案二請之後的權利存續問題，依我國現行規定，當其中一案違反專利法第31 條之規定且經撤銷時，其權利為溯及自始不存在，如是將有礙於申請人之權益與企業之布局，為此，此次的專利法修正將之納入討論的議題，本文延續該議題並就同一人同時申請發明專利與新型專利進行分析探討，且對允許一案二請之建議於後。

貳、一案二請與重複授予專利權之探討

本章節係先就ㄧ案二請的發生與處理原則等進行介紹，再就我國目前對禁止重複授予專利權的規定，採權利不具接續性的原因探討於後。

一、一案二請之探討
一般而言，除了方法之發明只能以發明專利保護外，對於物品之形狀、構造或裝置，得選擇以發明專利或是新型專利保護之，為此，同一
人就方法以外之同一發明提出發明專利與新型專利之申請不無可能。以下就我國一案二請之成因與判斷，及其可行性與處理原則簡要敘述：

(一) 一案二請之發生
專利申請人對於所擁有之研發成果能否迅速投入市場行銷，並快速獲取專利保護之態度明顯殷切，然而在發明專利與新型專利制度分別存在有互斥關係之情形下，使得申請人難以抉擇應以何種專利類型保護最為有利，另一方面，在發明專利與新型專利制度之間所存在的互補關係之誘因下，遂常驅使申請人以「一案二請」的方式提出申請，惟不論申請人用意是在於積極保護其發明技術，或僅心存權利偷渡之心態，最終目的皆在於尋求最大的保護效益，因此，就同一發明技術的內容同時申請發明專利與新型專利似已成為趨勢。

(二) 一案二請之判斷

於判斷是否為一案二請時，是以各申請案的申請專利範圍進行比對，此與判斷可專利性之新穎性要件不同，蓋新穎性判斷之目的是為避
免申請人將已經公開的先前技術再申請專利，因此於判斷新穎性時，是將後申請案所載之申請專利範圍與前申請案之專利說明書及圖式進行
比對。而比對各申請案之申請專利範圍的目的，則在於防止“同一發明”有二以上的專利權存在，此係因專利權的效力繫於申請專利範圍所載之
發明，故只要二申請案之申請專利範圍不同，就不會發生重複授予專利權之情事。如果二申請案的專利說明書內容相同，但其等之申請專利
範圍內容不同，則當認為所要求保護的發明技術內容不同。舉例而言，同一人提交的兩份申請案之專利說明書中皆詳細記載有一種物品以及製造該物品的方法，但其中一申請案的申請專利範圍所要求保護之標的是物品，另一申請案的申請專利範圍要求保護的是製造該物品的方法，則該二申請案所請求保護者屬不同的技術方案。是以，二申請案之申請專利範圍是否相同，並非以發明創作的名稱或是申請專利範圍所記載文字完全相同為依據，而是指它們所屬的技術領域、所欲解
決的問題及解決該問題的技術手段是否實質上相同，以及預期產生的效果是否相同。

(三) 一案二請之可行性

我國舊專利法第27 條及第105 條準用第27 條之規定：「二人以上有同一之發明，各別申請時，應就最先申請者准予發明專利。但後申請者所主張之優先權日早於先申請者之申請日時，不在此限。」，該法條宣示禁止重複授予專利權原則及先申請原則。惟該條文中之「二人以上」易被解讀為二個以上不同的申請人，在申請人相同之情形則不適用，如此有悖於同一發明有二以上申請案時只能准其一的禁止重複授予專利權原則，在此原則下，申請人究否為同一人，應非所問，基此舊專利法之該條規定被歸類為法律漏洞，爰此，專利專責機關(智慧財產局)為使審查實務有更明確的依據，並避免申請人採此一取巧措施，乃於90 年
10 月24 日總統令修正公布之專利法中，有意識地將之修正為「同一發明有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者准予發明專利。但後申請者所主張之優先權日早於先申請者之申請日時，不在此限。」，該條文並於93 年7 月1 日起施行之現行專利法中變更條次為第31 條。由此可知，我國目前對同一發明之一案二請情形，不論申請人是否同一，依法明定禁止。惟為因應國內外客觀環境的變化，對於是否開放「同一人」對於同一技術可「同時」申請，以提供更多權益保障，以利企業作專利佈局，為目前專利法修正考量之ㄧ，而從智慧財產局於95 年7 月18 日所舉辦的專利法修正議題公聽會會議紀錄可知，智慧財產局對此議題之態度原則上採開放同一人一案二請。

(四) 一案二請之處理原則

由專利法第 31 條可知，我國係採取著重交易穩定性與獎勵技術公開的先申請主義。目前對同一人所為之一案二請的處理原則，於「不同日」的一案二請情形，依專利法第31 條第4 項準用第1 項規定，僅就最先申請者准予專利；對同一人於「同日」所為之一案二請的處理原則，依現行專利制度，常見情況是新型專利權先予核發，而在發明專利實體審查時，始發現有新型專利存在，此時，申請人祇得就下述情形為之：

選擇發明專利時，發明專利繼續實體審查，依據專利法第107 條第1 項第1 款規定，新型專利權違反第108 條準用第31 條第4項再準用第2 項規定，專責機關依舉發撤銷新型專利權，新型專利權自始不存在。
選擇新型專利時，發明專利違反第31 條第4 項準用第2 項規定，應為不予發明專利之審定。
未選擇時，發明專利違反第31 條第4 項準用第2 項規定應審定不予專利，新型專利權違反第108 條準用第31 條第4 項再準用第2 項規定，撤銷新型專利權，新型專利權自始不存在。

由上述可知，我國現行規定對於同一人於同日所為之一案二請，在未能確知發明專利是否可准專利之情形下，選擇保有發明專利申請案，而放棄已獲准之新型專利時，可能面臨發明專利不被核准而落得兩頭空，如是，不利於申請人。反之，對於一極具利用價值的技術而言，申請人在了解無法及時13取得發明專利保護的情形下，往往被迫放棄申請發明專利而選擇處理快速但專利權期限只有10 年的新型專利，是以現行專利制度對於技術之保護似顯不甚周延且不利於企業的佈局。

二、重複授予專利權之探討

從上述我國對於同一人於同日所為一案二請的處理原則可知，當其中一案如有違反專利法第31 條之規定且經撤銷時，其權利溯及自始不存在，此與韓國模式可由當事人選擇放棄其一，且經放棄後之權利非自始失效而是往後失效不同，換言之，我國目前對於禁止重複授予專利權之規定，在於前、後專利案的權利不具有接續性，茲歸納我國目前採此規定的理由如下：

(一) 認為重複授予專利權是二次的行政授權行為

重複授予專利權包含兩種情況：一是兩個專利同時存在，二是兩個專利不同時存在。惟不論是何種情形，皆是因專利主管機關對相同發明做了二次具體的行政行為，且後一行為並未否定前一行為，然如此之重複授予權利行為，將使得後續的司法程序複雜。例如，將先獲准的新型專利讓與他人之後，同樣技術的發明專利始獲准，此時即發生同一技術之權利由二不同人所擁有，對於合法的受讓人權益而言將遭受損失，並可能招惹、陷入訴訟程序中。

(二) 重複授予專利權是將已進入自由公知領域的技術再次授予權利

在有同一發明之二專利權存在的情形下，若其中一個專利權消滅而另一個專利權仍處於有效時，已消滅之專利技術進入自由公知領域而成為公用財產，任何人均得自由運用，不再受專利權效力所拘束，亦不會再有侵權責任。以同一申請人選擇發明專利，放棄新型專利為例，在後之發明專利獲證後，發明專利權人主張他人侵害其受保護之發明專利權時，被控侵權之人將抗辯其所實施者為發明人放棄並已進入自由公知領域之新型專利技術，此抗辯亦難謂無理由，是以，已進入自由公知領域的技術不該再次被授予權利。

(三) 重複授予專利權可能使專利之發明保護期不當延長，損害公眾利益

延續上述，若發明專利與新型專利之申請日同一，或許發明專利權人將辯稱其取得的發明專利之技術並非公知技術，因為公知技術必須是在專利申請日之前已經被公知公用的技術，其申請之發明專利並非在新型專利公告之後，據此以對抗被控侵權人所主張之先前技術抗辯。惟上述理由實屬捨本逐末，因為專利法不僅在於保護申請人之權益，更需擔負起維護公眾的利益與市場競爭的秩序，申請人在明知法律不允許一案二請的前提下，仍利用新型專利只經形式審查而具快速獲證之優點，再利用發明專利具有較長的保護期，以同時申請的方式巧取獲得的發明專利，足以構成不當延長新型專利之保護期，有違公平與誠實信用原則。

(四) 國內優先權制度可解決一案二請所衍生的重複授予專利權之問題

造成同一申請人選擇就同一發明一案二請的因素之ㄧ，即是因專利制度上的差異而導致申請人難以抉擇應以發明專利或是新型專利提出申請為當，也因此間接衍生重複授予權利的問題。然而，為了給予猶豫不決的申請人一個從容選擇的機會，依專利法第29 條有關國內優先權之規定，申請人尚得於先申請案申請日起12 個月內再提出專利申請，並主張先申請案之優先權，如此將可避免因重複授予權利而衍生更多的問題。但優先權制度的立法精神畢竟有別於一案二請，試問，倘若允許重複授予權利具有比國內優先權制度更多的優點，則何須於專利法中增訂國內優先權的相關規定。

（待續）