申請專利範圍技術特徵寫法-手段、步驟功能用語(下)- 美國專利法 之Means-Plus-Function
(一)means-plus-function之立法
美國專利法第112條第6項規定，一個組合式之請求項中的構成要件，可以以一個執行一個特定之功能之手段或步驟來表達，而不需詳述其執行功能之結構、材質或作動，而且這樣之請求項應被解釋涵括在說明書中之相對應的結構、材質或作動以及其均等物 。
在1946年，美國最高法院在Halliburton Oil Well Cementing Co. v. Walker一案 中，最高法院係主張，一新的組合發明除了一個一的構成要件外，是類同於一個既有的舊的組合，則該新的構成要件應該被詳細且精確地描述。而Walker之2,156,519號專利中，獨立項第1、13、14、15及17項等，對於該發明之一構成要件─共振器（resonator）之描述，係以means-plus-function之方式界定，因此最高法院認定該等請求項對於該構成要件，即共振器，欠缺完全、簡明和精確的描述，而宣告無效。
1952年，美國修正專利法時，正式地將此一撰寫申請專利範圍構成要件之方法明訂於第112條第3項中，並於1978年修正為第6項沿用至今。
(二)means-plus-function與可專利性審查
在1952年與1994年間，美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office, USPTO）在決定發明申請案之可專利性時，通常對於申請專利範圍中之means-plus-function的用語給於最寬廣的合理解釋 （broadest reasonable interpretation），在持續多年的審查案例中，美國專利商標局只是就既有技術是否具有means-plus-function限制項所描述功能，認定發明之新穎性及非顯而易知性，而不管這些既有技術是否等同於該means-plus-function限制項在說明書中所相對應之結構、材料或裝置 。
然而，在Donaldson案 中，美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）主張對於means-plus-function之解釋，無論在法院中之侵權判斷 ，或在專利商標局之可專利性判斷都應相同 。亦即，美國專利商標局在決定發明申請案之可專利性時，對於means-plus-function之解釋必須相對應到說明書中所揭露之結構、材料或作動。
因此，美國專利商標局在1994年頒布「記載有手段或步驟結合功能限制用語之請求項之審查基準（Examination Guideline for Claims Reciting a “Means or Step Plus Function” Limitation in Accordance with 35 U.S.C. §112, 6th ）」，明訂美國專利商標局之審查員在解釋一個落入第112條第6項所規定之means-plus-function限制項時，應限制其範圍至說明書所揭露之結構、材料、作動或其均等物 。同樣之規定也出現在「美國專利審查程序手冊（Manual of Patent Examining Procedure ，MPEP）」中 。
(三)means-plus-function之認定
在適用第美國專利法第112條第6項時，首先必須面臨到的問題，便是如何認定一請求項中的構成要件（element）是否為落入該第112條第6項之means-plus-function語句。在美國專利商標局之MPEP §2181中，規定了三個簡單的判斷標準，即：
（1）請求項必須使用「mean for」或「step for」用語；
（2）該「mean for」或「step for」用語必須被一功性語句所修飾；
（3）「mean for」或「step for」用語必須不能被足以達成所指定功能之結構、材料及動所修飾。
如果一個請求項之構成要件沒有包括「mean for」或「step for」用語，則此一構成要件不被認為是落入第112條第6項所規定之means-plus-function。然而，如果申請人希望該構成要件被視為一means-plus-function語句，則他（她）可藉由修正該請求項，在該構成要件中加入「mean for」或「step for」用語，以達成MPEP之相關規定；或者，申請人也可主張，雖然該構成要件中不具有「mean for」或「step for」用語，但該構成要件之寫法係為達成特定功能，且沒有使用達成該功能之結構、材料或作動於該構成要件中 。
上述MPEP對於一請求項中的構成要件（element），是否為落入該第112條第6項之means-plus-function語句之認定標準，都是根據美國長期來法院或訴願委員會之判決或決定而修訂的。因此，這些標準可視為目前法院所採行之標準。
(四)means-plus-function之範圍解釋
如以上各節所述地，一美國發明專利權之請求項中的一構成要件，若是落入為美國專利法第112條第6項所規定之means-plus-function語句，則該構成要件應被解釋為該發明之說明書所記載相對應用以達成該構成要件描述之功能的結構、材料、作動或其均等物。然而，當實際地解釋一個means-plus-function語句之構成要件時，不免會遇到二個問題，即：
（1）什麼結構、材料或作動在說明書中，是相對應於該構成件的？
（2）什麼是所謂的「其均等物（equivalents thereof）」？判斷的標準是什麼？
1.說明書中之對應之結構、材料作動
關於第一個問題，美國聯邦巡迴法院在2003年，對於Medical Instrumentation 一案 作出一個有關之判決。
在該案中，Medical公司控訴Elekta等公司侵害其美國第5,099,846號（846案）和5,,398,684號（684案）專利權。該二專利權是指向一個腦部手術方法，其中一個程序是使用立體圖形去繪製出人腦，並定位欲進行手術之位置。684案被指向「一種產生取自多種不同影像源之影像呈現的裝置」，其特別包含有一種「轉換裝置（means for converting said plurality of images into a selected format）」。
加州地方法院判 決Medical公司獲判勝訴，且獲判一億六仟萬美金之賠償。在地方法院之判決中，其解釋「轉換裝置」此一構成要件，係對應至專利說明書中所撰述之「VME 匯流排架構之影像播放板、電腦影像處理器（CVP）以及此領域內之技術者所熟知數位─數位資料之轉換軟體。
然而，聯邦巡迴上訴法院認為在684案之專利說明書中或者審查歷史（prosecution history）中，並沒有清楚地連結（clearly link）此一數位─數位轉換軟體和請求項中之「轉換裝置」；聯邦法院注意到雖然說明書中有提到此一軟體，卻沒有提到該軟體與請求項中之「轉換裝置」所執行之功能的任何關聯。甚至，聯邦法院暗示，那怕只是在說明書的一個陳述，指出請求項中「轉換裝置」之功能可被一般此一領域中之技術人士所熟之軟體所執行。
聯邦法院強調，請求中所載之功能與說明書中結構之連結，乃是means-plus-function構成要件之補償措施（quid pro quo）；同時，為了使大眾清楚地了解專利權之範圍，該專利權人必須清楚地揭露所請求功能在說明書中相對應之結構。
最後，聯邦上訴巡迴法院推翻了地方所院對於侵權成立之判決。
從以上可知，請求項中一個落入為美國專利法第112條第6項所規定之means-plus-function語句的構成要件，其於說明書中所對應之結構、材料或作動，必須是那些在說明書中有清楚地與該構成要件所請求之功能連結，而能讓大眾清楚地了解專利權之範圍者。
2.其均等物（equivalents thereof）
美國專利法第112條第6項規定，一個組合式之請求項中的構成要件，可以以一個執行一個特定之功能之手段或步驟來表達，而不需詳述其執行功能之結構、材質或作動，而且這樣之請求項應被解釋涵括在說明書中之相對應的結構、材質或作動以及其均等物。
美國專利商標局MPEP §2183規定，判斷一既知技術之構成要件是否為第112條第6項規定中之均等物的因素在於：
（1）是否此一既知技術構成要件以實實上相同之方法執行著請求項中所具體指明之功能，並產生實質上相同之結果。
（2）是否一個在該領域中具有通常技藝者在該發明之時，己經可認知此一既知技術構成要件與說明書中所揭露相對應構成要件之可互換性。
（3）是否此一既知技術構成要件，是說明書中所揭露相對應構成要件之結構上的均等物，亦即，此一既知技術構成要件，以實質上相同於說明書中所揭露之相對應構成要件所執行的方式，執行著請求項中所具體指明的功效。
（4）是否有任何實質上的不同存在於此一既有技術，與說明書中所揭露相對應之結構、材或裝置之間。
如果上述因素之一成立，則此一既知技術構成要件為說明書中所揭露相對應結構、材料或作動之均等物 。
結論
將我國專利法施行細則第十八條第八項之規定與美國專利法第112條第6項之規定相比對後，可發現此二項規定幾乎是如出一轍；然而，進一步比較美國專利審查程序手冊及相關輔充規定與我國智慧財產局之「專利審查基準彙編」、司法院之「專利侵害鑑定基準要點」之後，可發現我國上述相關法規對於「手段功能用語」和「步驟功能用語」之認定及解釋等方面的規定嚴重地欠缺。此種情況將會導致將來專利審查和專利侵權訴訟上之許多紛爭。
有鑑於此，我國有關機關似乎應該早應因，並修正相關法律規範，使其完備完善，使法適用人員能有所依循行事，以避免後日可能產生之嚴重紛爭。 |
