2010年歐洲專利申請制度的變革

2010年歐洲專利申請制度的變革- 國外部整理

2010年4月1日即將實施的新歐洲專利申請制度將有一些不同處,主要的差異有以下4點:
‧分割案(divisional application)的限制
‧檢索報告的標的
‧強制規定申請人必須回復檢索意見(search opinion)
‧修正

一、分割案(divisional application)的限制:
在現行的歐洲專利申請制度中,只要在申請案核准公告前,均可不受限制的提出分割案。這樣的制度可能導致申請人以此複製(duplication)申請程序。而根據歐洲專利局的統計,在2008年有大約5%的申請案件中提出分割案申請;而所有的分割案中大約有7%的第二代分割案。
新修訂的制度中,關於分割案申請規定於第36(1)條,內容摘要如下:
(a)分割案可於在審查階段中收到第1次審查通知起24個月內提出。
(b)分割案可於在審查階段中收到違反82條(單一性)的核駁通知起24個月內提出。
在2010年4月1日以前的申請案,如申請分割案的24個月的期限在2010年4月1日之前,或即將在2010年10月1日前到期,則期限日會自動展延至2010年10月1日。

二、檢索報告的標的
1.新法第62(a)條規定如果一個申請案中,在同一個類別中有多個獨立項(例如裝置與方法),除非這些獨立項是符合第43條第2項的規定,EPO會要求申請人在2個月內指定一個獨立項作為檢索的標的。如果申請人未於期限內指定,則會以第1個獨立項作為檢索標的。
第43(2)條規定,如果同一類別的多個獨立項是符合以下任一條件者,是符合規定的:
(a)為相關連的產品(interrelated product),例如:插頭、插座;傳送器、接收器等。
(b)同一產品的不同使用。
(c)針對一特定問題的可替代的解決方案,但無法將這些替代方案寫在同一個獨立項時,例如:一組化學品。
2.新法第63條規定,當某些或全部請求項無法進行有意義的檢索(meaningful search)時(通常發生於請求項定義過廣),EPO會要求申請人在2個月內提出說明。如果未於期限內提出說明,或是說明仍無法讓EPO進行有意義的檢索,則EPO會發出一聲明書說明為何無法進行檢索的理由;或是僅作部分請求項的檢索報告。

三、強制規定申請人必須回復檢索意見(search opinion)
1.新法70條規定EPO所發出的檢索報告中會附上一份檢索意見,稱為”延伸歐洲檢索報告”(extended European Search Report, eESR)。eESR中的檢索意見等同於審查階段的審查意見書。在審查意見中,EPO會(a)給申請人機會對於檢索意見提出解釋;與(b)要求申請人更正錯誤。申請人須於一定期間內(檢索報告公開後6個月內)提出回復,否則申請案將視為撤回。
2.新法第70a條規定,如果一個不是以EPO為國際檢索單位(International Search Authority, ISA)的PCT案件,在進入EPO國家階段後,EPO會發出一份輔助檢索報告(supplementary search report),其中並附有一份檢索意見。EPO會要求申請人在一定期限內(大約為3個月)針對檢索意見提出回復,否則申請案將視為撤回。
3.新法第161(1)條規定,如果一個以EPO為ISA的PCT案件,在進入EPO國家階段後,EPO會要求申請人在1個月內對於國際階段中的檢索意見提出回復,否則申請案將視為撤回。

四、修正
除審查委員要求外,EPO對於申請人主動提出的修正作了某些限制。
1.新法第161(2)條規定,針對Euro-PCT的案件,申請人主動提出的修正僅能在輔助檢索報告(supplementary search report)發表後1個月內提出。
2.新法第137條是歐洲專利申請案的修正時機的相關規定,主要內容如下:
(1)不得在收到檢索報告前進行修正。
(2)修正僅可在下列時機進行:
a.回復延伸歐洲檢索報告(eESR)時;
b.回復輔助檢索報告(supplementary search report)時;
c.回復國際檢索報告(International Search Report)的意見(written opinion)時。
(3)如果修正是關於請求項、圖示或說明,申請人必須明確指出在原申請文件中的根據。
(4)如果修正並未符合相關規定,會在審查階段發出一份核駁通知,要求申請人在1個月內提出回復。

小結
歐洲專利的申請制度日趨複雜與嚴苛,申請費用也逐年提高,申請人申請歐洲專利時需要特別留意。