淺談以先前技術抗辯專利侵權（上）

（作者：王瓊忠，本所國內事務部經理）

壹、前言

於專利侵權訴訟實務中，被告選擇提出先前技術為自己的侵權行為進行抗辯時，當是堅信其產品（或方法）與某一先前技術所揭露內容是相同或極為近似的。惟，受到現行「專利侵害鑑定要點」（下稱「鑑定要點」）所規範鑑定流程的影響，法官欲審理先前技術阻卻侵權的時機通常是在均等侵害成立之後，爾後於判斷有阻卻成立時，復將廢棄前功（即已完成均等侵害的判斷），前述情形將增加法官審理的困難與負擔，並且不符合訴訟經濟原則。爰此，本文擬以智慧財產法院98年度民專上字第53號判決（下稱「題述判決」）為楔子，再對先前技術的適格性、適用時機及比對判斷標準說明於後，復介紹先前技術阻卻與其他專利制度的關係，最後再以判決簡評替代結論。合先敘明，以下關於先前技術阻卻的相關敘述，或以「抗辯」代替「阻卻」，抑或二者交替使用。

貳、案例介紹

一、事實概要

上訴人A（即原告）擁有新型公告第453151號「具有換氣系統之鞋子的氣閥結構」專利（下稱系爭專利），係有關一種換氣系統鞋子的氣閥結構（請參圖1），該氣閥主要包含有進氣閥（請參圖1A）及出氣閥（請參圖1B）。其中進氣閥(2)由鞋底空氣室(S1)側壁之組合孔(21)中插設一具有活動膜片(224)的組合部(22)而形成；出氣閥(1)則由鞋底空氣室(S1)與空氣道(S2)間之隔離部(A1)中設有一傾斜角的貫通孔(11)，且貫通孔(11)之上段部位形成有擴大部(12)，並於擴大部(12)中放置有一膜片(13)而形成。

圖1

圖1A（左）及圖1B（右）

上訴人A起訴主張被上訴人B（即被告）所生產之「DK呼吸空氣鞋」產品（下稱系爭產品）落入系爭專利申請專利範圍第1項之均等範圍。被上訴人B於訴訟審理中抗辯系爭產品係使用先前技術所製作，即實施公告第176259號專利（下稱259號專利）而得阻卻侵權，以及有禁反言原則的適用。

二、法院判決簡述

案經智慧財產法院以98年度民專上字第53號判決，認為被上訴人B製造、販賣之系爭產品並未落入系爭專利申請專利範圍第1項之權利範圍，故判決上訴駁回。茲摘錄判決主要理由如下：

(一)兩造均不爭執如附表所示，系爭產品的技術內容編號1至3部分均可自系爭專利申請專利範圍第1項中讀取，而編號4部分……不符文義侵害，應進一步為均等論之探討……關於附表編號4部分……系爭產品之技術手段及效果，與系爭專利申請專利範圍第1項並非實質相同……不適用均等論。

(二)縱認系爭產品……落入系爭專利申請專利範圍之均等範圍。而被上訴人抗辯系爭產品係使用公告第176259號專利之先前技術所製作……是系爭產品有「先前技術阻卻」之適用，可阻卻均等侵害，故系爭產品並未落入系爭專利之權利範圍。

(三)原審以……系爭專利……適用禁反言原則，認定被上訴人未侵害系爭專利。經本院進行技術比對後，系爭產品之技術手段及功能，與系爭專利申請專利範圍第1項並非均等，縱有均等論之適用，被上訴人亦得為先前技術之抗辯，而此非禁反言之適用範疇，故原判決就此部分論述容有未恰。

三、小結

我國關於先前技術阻卻侵權（阻卻均等侵害）的規定，係在2004年修訂的「鑑定要點」中始納入鑑定流程，該「鑑定要點」雖定位為參考性質，但不可諱言的是，其規範的鑑定流程在鑑定實務或司法判決上仍占有舉足輕重的地位及影響，本文題述判決之理由即是以該「鑑定要點」所規範逕為操作。

然而，在該「鑑定要點」對於先前技術阻卻侵權的判斷著墨不多的情況下，造成在實務操作上不僅立論基礎薄弱，比對方式亦顯得流於表面。以題述判決為例，法官在判斷系爭產品與先前技術（即259號專利）是否相同時，顯然是以「個別技術特徵」作為判斷基礎，即，先將系爭產品文義侵害系爭專利的部分（指判決附表編號1至3內容）排除，再以系爭產品具有爭議的部分（指判決附表編號4內容）直接與先前技術（即259號專利）的對應技術特徵逕為比對，並推得「系爭產品有先前技術阻卻之適用，可阻卻均等侵害」的結論。惟此捨「整體觀之」而就「個別技術特徵」比對的方式是否恰當，攸關侵權成立與否，故值得探究。

其次，原審及上訴審認定系爭產品不侵害系爭專利的理由不同，前者認定有禁反言原則之適用，後者則認為有先前技術阻卻之適用，由此可見，法官在面對被告提出侵權抗辯時的審理操作仍顯生疏。