淺談以先前技術抗辯專利侵權（中）

（作者：王瓊忠，本所國內事務部經理）

參、先前技術之於專利侵害

先前技術於專利侵害訴訟中所扮演防禦角色主要有二：其一為用於主張系爭專利無效；其二即為本文所欲探討之用於抗辯專利侵權。該二者雖同以先前技術作為抵禦侵權用，但在本質的比對基礎上卻存有相異點，即，前者是以先前技術與系爭專利的申請專利範圍所記載技術內容進行比對，其判斷方式依循現行專利審查基準（以下或簡稱「審查基準」）的教示；後者則是以先前技術與系爭對象（即待鑑定對象）進行比對，其判斷方式在「鑑定要點」中並未有深入的介紹與論述。本文鑑於有關前者的論述已有許多，特以後者——先前技術阻卻（抗辯）專利侵權為研究對象。

一、先前技術之適格性

一般而言，只要是早於系爭專利申請日之前的技術，皆應視為可抗辯侵權的「先前技術」，惟，在適用過程中，先前技術仍須受到一定程度的規範與限制，在規範與限制範圍內的先前技術始能成為一個有效的先前技術（effective prior art），反之則為一個無效的先前技術（ineffective prior art）。

(一)在時間限制方面

我國「鑑定要點」對於「先前技術」的解釋，與現行「審查基準」所規範新穎性要件中關於「先前技術」的解釋一致，即，「先前技術」應涵蓋申請日（主張優先權者，則為優先權日）之前（不包括申請當日）所有能為公眾得知（available to the public）之資訊。又，在我國專利法採先申請主義（First-to-File）的基礎下，有效的先前技術是以「申請日」（或優先權日）作為劃分，即（系爭專利）申請日之前已公開的技術方能成為抗辯用的先前技術。至於先前技術為申請在先而公開（或公告）在後的專利案時，能否成為阻卻侵權的先前技術，依現行「鑑定要點」的規範是未涵括此一態樣的。惟本文認為此部分尚有再議空間，並將探討於後。

(二)在內容限制方面

在以先前技術抗辯侵權的實務上，主要仍是以刊物所公開的先前技術與系爭對象進行比對。因此，對於刊物上公開的先前技術之內容要求，現行「審查基準」關於審查新穎性所引用之引證文件的規範雖可資參考，惟其對於引證文件中所公開之內容要求包括有「形式上明確記載的內容」及「形式上雖然未記載但實質上隱含的內容」。其中「形式上明確記載的內容」屬有效的先前技術；但「形式上雖然未記載但實質上隱含的內容」因具有模糊解釋空間，本文認為，為免去比對的不易及減少爭議，應將之排除於先前技術範圍之外。

(三)在公開方式限制方面

主要公開方式有刊物的公開及使用公開。前者依現行「審查基準」對於刊物的定義、刊物的形式及刊物的公開方式已有明確的介紹，惟值得注意的是，對於印有「內部刊物」、「內部發行」等類似文字之刊物，因屬在特定範圍內發行，除非有明確證據顯示其已對外公開散布，否則在侵害比對上應認定為無效的先前技術。後者依現行專利法第22條第1項第1款所稱之「使用」，並不單指施於物或方法上而應用其技術功能之使用行為，尚包括製造、為販賣之要約、販賣及進口等行為。「公開使用」（public use），指透過前述使用行為而揭露技術內容，使該技術能為公眾得知之狀態，並不以公眾實際上已使用或已真正得知該先前技術之內容為必要。當然，訊息的傳達方式多樣，其中能清楚且具體呈現技術成果的方式，以上述之刊物公開與使用公開方式最為常見，除此之外，透過口語或展示等行為使先前技術能為公眾得知之情形亦當屬公開方式的一種。

(四)在技術領域限制方面

由於技術有各種不同領域之分，如機械、電子電機、光學、化學等領域，因此，於引用先前技術以阻卻侵權時，被考慮的先前技術是否應有相關技術（pertinent art）領域的限制，例如，必須是與系爭專利同屬相同或類似的技術領域始得作為先前技術，抑或是雖屬不同技術領域但揭露有解決類似問題的技術亦得被引用作為先前技術，前述技術領域關聯性之問題，攸關可作為阻卻侵權之先前技術來源的多寡。基此，本文以為可專利要件之新穎性判斷，因要求申請專利範圍所載發明必須是未構成先前技術的一部分，亦即必須是在已公開技術領域中未見的新技術始可，因此，於判斷新穎性時所得引證的先前技術並不限於必須是相關技術，此與判斷進步性限於發明所屬技術領域之相關技術不同。且由於我國「審查基準」中有關新穎性判斷的規範，於「先前技術」解釋方面與「鑑定要點」是一致的，因此，於引用先前技術以阻卻侵權時，該先前技術不應受到相關技術領域的限制，亦即一切技術領域內的先前技術均可引用之。

二、先前技術抗辯侵權之適用時機

關於先前技術阻卻的適用時機，我國「鑑定要點」雖是將之規範於均等侵害成立之後，惟國際間對於先前技術阻卻之適用是否涉及專利要件的判斷，因見解不同而有支持該先前技術阻卻應適用文義侵害之後，亦有支持該先前技術阻卻應適用均等侵害之後，更有支持先前技術阻卻可適用文義侵害或均等侵害之後。其中，支持先前技術阻卻適用於文義侵害之後者所持理由包括有：符合訴訟經濟原則、簡化侵權判斷流程、減輕法官審理負擔以及被告有權採用各種抗辯方式；支持先前技術阻卻適用於均等侵害之後者所持理由則包括有：確保行政權與司法權分立、避免被告逃避專利無效訴訟需負較重的舉發責任，以及先前技術阻卻之目的在於限制均等擴張解釋。

上述支持理由各有立論基礎，本文不予贅述。然從先前技術抗辯侵權的基本內涵——已存在於公眾領域且為公共財的知識（技術），是不得加以掠取的，此為賦予專利權的重要基礎。因此，當一專利權被執行以排除他人侵權時，在訴訟過程中，被告若能證明其所實施技術為系爭專利申請日之前已公開的技術，當可免除侵權之責。在此一基礎下，有關先前技術抗辯侵權的判斷流程似乎應朝向更具效率的方向來制定才是。

三、先前技術抗辯侵權之判斷

有關以先前技術作為侵權抗辯的判斷方式，曾見於文獻者有相對接近比較法（或稱混合比對法）與假設性申請專利範圍分析法（hypothetical patent claim）。前者是藉由比較系爭專利、系爭對象與先前技術三者之間的近似程度而作為判定侵權與否的方法，但「近似程度」本為不確定的概念，故該方法於實務中甚為少見；後者係自美國專利訴訟實務中所發展出來的方法，該方法是將系爭對象與先前技術的比對，轉化成符合專利法已有明確規範的新穎性、進步性專利要件的判斷，惟其操作複雜且易生混淆而遭到批評。

上述比對判斷方法於我國訴訟實務中雖未見採用，然我國「鑑定要點」對於先前技術阻卻的比對判斷方式亦未有更多的著墨，導致法官於個案審理時多為自行判斷。爰此，本文擬就判斷的比對順序及比對標準進行探討並提出建議，祈有助於判決之公平。

(一)比對順序

現行「鑑定要點」雖指出被告主張適用「先前技術阻卻」時，應進行系爭對象（即待鑑定對象）與先前技術的比對，然在鑑定流程中卻規範可提出「先前技術阻卻」的時機是在均等侵害成立之後。換言之，法官在審理個案的前階段過程中，必須先對系爭專利與系爭對象進行確認侵權之判斷，再於後階段的均等成立之後，且被告有主張適用先前技術阻卻侵權時，始對系爭對象與先前技術進行比對，以確定被告所實施技術是否落入已公開的先前技術範圍內。

上述比對順序，對於欠缺技術背景的法官而言，要在審理的前階段中即對系爭對象與系爭專利是否構成均等侵害作出結論，本已不易，更何況在後階段中尚須加入先前技術與系爭對象的比對而增添審理之負擔。又，上述比對順序在後階段有認定先前技術阻卻適用的情形時，將出現廢棄前階段的努力結果（即均等侵害判斷），該情況不啻浪費司法資源，更增加了當事人的訴訟成本。究其原因，為遵循現行鑑定流程所致，雖說「鑑定要點」並非法律文件，不具拘束力，但在未有更明確的比對判斷規範或教示的當下，該「鑑定要點」仍是具有相當的影響力，題述判決即是一例。

本文認為，基於賦予訴訟雙方當事人平等的法律地位，被告應享有提出先前技術以對抗原告侵權主張的抗辯權，換言之，在被告主張適用先前技術阻卻時，即應進行系爭對象與先前技術的比對，而非拘泥於現行鑑定流程，如此將可簡化訴訟程序，並減低法官之審理負擔與做白工的情形發生。

(二)比對標準

即先前技術阻卻成立之要件。依照現行「鑑定要點」的規範可知，系爭對象必須與先前技術「完全相同」；或系爭對象為先前技術與通常知識的「簡單組合」始有阻卻成立的判斷。對此，本文認為前述規定有過與不及的情形，理由為：

要求先前技術與系爭對象「完全相同」，是可遇而不可求的，更多的情形是先前技術與系爭對象「極為近似」，是以，阻卻成立的要件訂為「完全相同」時，將顯得過於嚴苛且不利於被告的舉證抗辯，亦不符合實際情況。其次，「簡單組合」更是造成判斷不易的元凶，由於其概念猶如專利要件——進步性的判斷方式，且隱含可組合二份以上的先前技術，使得該方式不僅增加比對判斷的困難，更容易在判斷過程中加入判斷者的主觀意識而影響公平判決，是以，「簡單組合」的判斷標準認定過寬將不利於專利權人的權益。前述兩種極端情形，對於訴訟雙方而言，皆不是一個最佳的選擇。

爰此，本文認為，「鑑定要點」對於「先前技術」的解釋既與「審查基準」所規範新穎性要件中關於「先前技術」的解釋既是一致，則可援引判斷新穎性的概念作為比對標準。更具體地說，當系爭對象與先前技術之間的關係為「完全相同」時，即應判斷為阻卻成立；當系爭對象與先前技術之間的關係為不完全相同，但其等是「差異僅在於文字的記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵」、「差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念」或「差異僅在於參酌引證文件即能直接置換的技術特徵」等「顯而易見」的情形時，亦有阻卻成立的適用。另建議廢棄會徒增審理難度的「簡單組合」，改以上述「顯而易見」的類型取代之，以利操作並便於標準統一化。

（待續）