論我國之禁止重複授與專利權（下）
（作者：王瓊忠、詹炳耀，刊載於 96.07 智慧財產權月刊103期；其中王瓊忠為本所國內事務部經理） 參、對我國目前規定禁止重複授予專利權之檢討 我國在 90 年10 月24 日修正公布之專利法中更進一步確定禁止同一人一案二請，依該規定而禁止重複授予專利權的涵義為：有一案二請之情事時，當事人可進行選擇，但被放棄之專利權係自始不存在。前述雖可避免二個相同技術內容的專利存在，但與同樣可避免二個專利併存的韓國具接續性之規定明顯不同，簡言之，我國所禁止同一人一案二請之規定，即是不允許被放棄之專利權僅是往後失效，而是應為自始失其效力。 在我國新型專利採行形式審查制度之前，曾委託學術機關進行有關「新型專利權登記制」之研究，該報告曾對新型專利與發明專利之關係，提出容許雙重申請(即一案二請)之可行性評估，該報告中並未反對一案二請，甚至認為一案二請有助於解決改請問題。惟我國現行專利法於修正之初，並未深入考量我國的技術發展狀況與申請人的實際需求，仍採禁止同一人一案二請之日本模式，實與實務需求相違背。倘欲為現行之禁止一案二請尋求合理的立法解釋，似乎只能從以下理由著手： 一、從公益角度立場視之 允許一案二請將導致申請人大量對同一發明重複提出申請，致使本來只有一件變成兩件，其結果將造成專利審查機關的業務負擔量增加，違背新型專利採形式審查目的之一是為減少積案之目的。其次，由於現行專利制度對於申請案所收取之各項行政規費偏低，與行政機關對於申請案進行實體審查時所耗費之行政資源不成比例，尚須由政府編列預算補貼，故允許一案二請將是浪費行政資源的無益行為。 二、從法律關係角度視之 申請人一案二請發明專利及新型專利，雖可藉由新型專利審查時間短而先獲取新型專利權，但是隨之而來的風險是新型專利技術報告可能為不利之評價，甚至最終權利有遭撤銷而自始不存在之疑慮，如果曾經行使權利，須負起專利法第105 條第1 項的損害賠償責任，徒生不必要之困擾。因此，允許一案二請將使得二申請案的法律關係更顯複雜化，進而衍生接踵而來的舉發、訴訟，終難有寧日。 惟若專利專責機關是以上述理由作為禁止一案二請之依據，美其名為維護社會公益，實則只是為了降低自己業務負擔之一己之私，且在目前制度未臻完善的情形下，堅持否定一案二請之可行性，將加諸申請人必須承擔制度缺失所帶來的風險，並損及發明人應有之權益與有失公平，是以，我國禁止同一發明一案二請之正當性，值得商榷。前述制度未臻完善的情形，如：
肆、建議-代結論 在現行制度未臻完善的情形下，加諸申請人必須承擔制度缺失所帶來的風險，是為失衡，為此，有否再堅持否定一案二請之必要，確實值得檢討。為解決一案二請所衍生重複授予權利所帶來的困擾，並尋求社會公益與申請人應有權益之間的平衡，茲建議如下： 1. 強制要求後申請案必須聲明告知前申請案存在之義務 我國禁止一案二請的原因之ㄧ即是擔心同一發明有二專利權同時存在，致一般公眾難以遵循而影響交易秩序，為此否定一案二請之主要理由。針對前述問題，建議要求同一人有一案二請之情形時，必須於後申請案加註有前申請案存在的聲明，此一聲明即可免除社會公眾的疑慮，同時科以申請人不履行聲明告知義務時的責任，即如果申請人不履行聲明告知義務，在前案消滅後，但後案仍存在時，他人實施相同的專利技術，視為不構成專利侵權。 2. 賦予新型專利技術報告具有行政處分效力 為了避免同一人同時或先、後申請新型專利與發明專利，且在發明專利獲證之前，濫用已獲證的新型專利權，現行專利法第104 條雖有應提示新型專利技術報告之規定，但該新型專利技術報告僅具「參考價值」，即縱使該報告結果將新型專利技術歸納為不具可專利要件之等級時，該新型專利仍是維持有效的專利，此時，倘新型專利權人經該新型專利技術報告結果而確知其新型專利已不具可專利性，卻甘冒賠償風險執意行使權利以恫嚇其他業者時，勢必將徒增許多不必要的困擾，是以，我國僅具「參考價值」的新型專利技術報告並不能約束新型專利權人行使權利。 於此建議參考韓國模式，賦予新型專利技術報告具有行政程序的事後審查性質，即智慧財產局可藉此對該新型專利是否具有新穎性或進步性為實質的判斷，並做出具有行政處分效力的決定。易言之，當新型專利符合新穎性與進步性要件時，智慧財產局應做出「維持專利決定」，反之於不符合之情形時，則應做出「撤銷專利權」，且該「撤銷專利權」之效力及於同日或後申請之「核准或尚未核准」的發明專利，如此可一併減輕審查與爭訟之負擔。同樣地，在賦予新型專利技術報告具行政處分效力之同時，應給予新型專利權人在獲知不利結果時，得提起救濟程序以維護專利權人應有之權益。 3. 賦予一案二請之二專利案效力具有接續性 依現行處理一案二請的規定，被放棄之專利案的權利自始不存在，然此情形將增添法律關係的複雜化。舉例而言，同一人同時或先、後申請新型專利與發明專利，在發明專利獲證之前，卻將已獲證的新型專利權先授予他人實施，日後當智慧財產局在發明專利實體審查時，發現有新型專利存在而要求申請人擇一時，若申請人選擇發明專利，則已授予他人的新型專利權將自始不存在，如此對於合法的被授權人之權益將遭受損失並可能陷入訴訟程序。 為解決該問題，建議參考韓國模式之二專利案效力具有接續性之規定，即在審查發明專利時認其符合專利要件但未核准審定之前，要求申請人擇一，當選擇發明專利時，新型專利權自發明專利公告之日起消滅，如此將可解決上述問題。而若審查發明專利時認其不符合專利要件，則連帶撤銷新型專利，此係選擇一案二請所必須承擔的風險，雖然新型專利被撤銷後亦可能衍生訴訟程序，但回歸專利之本質，不符合專利要件之技術本就不該被技巧性地取得權利。是以，賦予二專利案之效力具有接續性可降低爭訟之發生。 4. 針對一案二請之情事，對在後獲證之專利權期限另增先獲證之專利權消滅日規定 反對一案二請之二專利案權利具有接續性規定的原因之ㄧ，即是認為如此將使得專利之發明保護期不當延長，損害公眾利益。對此，個人認為賦予二專利案之效力具有接續性不應被視為不當延長保護期，理由是允許一案二請之二專利案權利具有接續性的前提，必須是專利之發明具有可專利性，在發明專利既已具備可專利要件時，則新型專利被視為發明專利的暫時性保護並不違背專利制度；其次，被核准的專利案所擁有的實際保護期不一，其端視承審委員的審查速度而決定，實務上偶見自提出申請之後不逾半年即獲核准審定，此時其保護期長短與一案二請之二專利案因接續效力而生的保護期相當；再者，專利制度的目的在於鼓勵、保護、利用發明與創作，對符合可專利要件的專利申請案及早賦予應得的權利，是合乎公平且並無損及公眾的利益。上述若仍不能解決反對一案二請所認為保護期不當延長的疑慮，則建議可於專利法修正時，採允許一案二請，並加入在後獲證之專利案(通常為發明專利)的權利期間自先獲證案(通常為新型專利)的消滅日起算，亦即發明專利公告之日起，新型專利權消滅，如此將可解決開放一案二請可能衍生保護期不當延長的疑慮，更兼顧社會企業對開放一案二請的期待。 5. 增訂一案二請被選擇放棄的專利案自動失其效力 開放一案二請後，智慧財產局可能面臨要求申請人切結宣誓放棄其中一權利而衍生的行政作業負擔，對此，建議可增訂同一人有一案二請時，被選擇放棄之專利案自動失其效力，如此即可降低行政作業的負擔。 6. 明確專利要件之解釋說明 誠如上述，發明專利與新型專利之專利要件規定界線不明確，是造成申請人選擇專利類型提出申請的困難因素，亦是間接造成一案二請的原因。基此，建議應於專利審查基準中補強對進步性要件的描述，以使申請人能輕易的明辨技術層次之應歸屬專利類別，據以降低因評估失誤而必須承擔的風險。就此部分，中國大陸對於發明專利與實用新型專利之創造性(相當於我國之進步性)規定之區別，於其審查指南中有明確的解釋，值得我國參考。 7. 延長新型專利可改請發明專利的時間 為給予猶豫不決的申請人一個從容選擇申請發明專利或新型專利的機會，建議可參考日本於2005 年4 月1 日起生效的制度，亦即延長新型專利可改請發明專利的時間(特許法第48 條之3 規定)，其規定即使已登記的新型專利，仍可於申請日起3 年內改請為發明專利，惟須注意的是，已登記的新型專利必須放棄，其是否會造成權利保護之中斷，應予注意。 8. 將新型專利技術報告提出申請的時機修改為非公告日之後 我國現行新型專利技術報告提出申請的時機必須在新型專利公告後，雖於實務上允許在領證時即提出申請，但再加上約需8 個月的製作時間，對於急欲行使排他權利的專利權人而言，猶感遠水救不了近火，緩不濟急。對此，建議應仿效日本、韓國於提出專利申請之後即可提出製作要求，而非公告日之後，並配合縮短製作時間，以符合新型專利權人之實際需求。 |
